b. Overeenstemmend teken

Als je een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten dan is dat merkinbreuk ‘onder b.’ (we bedoelen dan artikel 2.20, sub b BVIE). Extra eis is wel dat er daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Deze categorie gevallen heeft betrekking op gebruik van hetzelfde merk, of van een overeenstemmend teken (de zgn. look-alikes). Bij de beoordeling wordt geabstraheerd van de werkelijke reactie van het publiek; het gaat om totaalindrukken. Bij de beoordeling wegen punten van gelijkenis zwaarder dan punten van verschil.

Identiek of overeenstemmend teken voor soortgelijke producten

In het oude Benelux merkenrecht was ‘associatiegevaar’ voldoende om ‘overeenstemming’ (en dus inbreuk) aan te nemen (Union-arrest van het Benelux Gerechtshof 20 mei 1983).
Aan deze oude Benelux-opvatting is in het kader van de Harmonisatierichtlijn en de uitleg daarvan een einde gekomen met het arrest van het HvJEG inzake Puma/Sabel: zonder verwarringsgevaar geen inbreuk onder b.; associatie alleen is niet genoeg.
Het criterium uit de Richtlijn en het Puma/Sabel-arrest van het HvJ EG staat sinds 2004 in de Benelux merkenwet, thans in art. 2.20 BVIE, eerste lid sub b.: ‘dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende gevaar voor associatie met het merk.’

In het merkenrecht is er sprake van een normatieve toets. Hoe meer overeenstemming er is tussen de tekens hoe eerder er inbreuk zal worden aangenomen. Dit geldt ook voor de soortgelijkheid. Voor de bekendheid lijkt echter het omgekeerde te gelden. Tegenover een sterk merk zal het publiek minder snel in verwarring raken, omdat het merk immers bekend is. De verwarring door het publiek is echter niet doorslaggevend en daardoor kan een spel al anti-monopoly dat duidelijk geen monopoly is toch als een inbreuk onder B worden gezien. En niet onder a. omdat de totaalindruk tussen beide anders is.