Verwording tot soortnaam (par. 4.3.1.7)

Backaldrin heeft het Oostenrijkse woordmerk KORNSPITZ ingeschreven voor broodjes en bakmengsel. Backaldrin levert het bakmengsel aan 1200 van de 1500 Oostenrijkse bakkers. Met toestemming om die broodjes onder de merknaam te verkopen. Dat gebeurt onverpakt. De concurrenten en de bakkers weten dat het een merknaam is, maar de consumenten/eindverbruikers weten dat niet. Zij denken dat het een soortnaam is. En dus gaan concurrenten ook de naam Kornspitz gebruiken en willen ze dat merk zelfs vervallen laten verklaren. Lees hier het arrest van het HvJEU.

Wat moet een merkhouder doen om zijn merk niet kwijt te raken?

Het HvJEU maakt duidelijk dat het begrip nalaten van de merkhouder elk verzuim omvat van de merkhouder waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk zijn onderscheidend vermogen behoudt. Het is aan de nationale rechter om per geval vast te stellen welke maatregelen voor de merkhouder opportuun en voor hem redelijk zijn.

De merkhouder hoeft dus niet alles te doen, maar het arrest van het HvJEU bevat wel een duidlelijke waarschuwing aan het adres van merkhouders: Zij moeten actief toezien dat hun merk zich niet tot soortnaam ontwikkelt. Zij moeten zich daarvoor redelijkerwijs voldoende inspannen.

Op Wikipedia staat een lange lijst van merknamen die tot soortnaam zijn verworden. In al die gevallen heeft de merkhouder de strijd verloren, en is hij zijn merk kwijtgeraakt.

Voorbeelden van acties om verwording tot soortnaam te voorkomen

Reclame (Aspirine, een merk van BAYER!), het aanbrengen van waarschuwingen op etiketten (of op borden naast de producten met een verwijzing naar de naam van het product; WAXINE theelichtje), of invloed uitoefenen op de uitgevers van woordenboeken om deze over te halen bij een opgenomen woord aan te geven dat het een merk betreft.

De merkhouder zelf moet vermijden het merk als soortnaam te gebruiken en de voor hem redelijke maatregelen nemen om een dergelijk gebruik door anderen te bestrijden en de handel erop te wijzen dat de naam een merk is. Als er een licentie is verleend moet de merkhouder ook in dat verband redelijke maatregelen ter bescherming van het merk treffen, en moet hij dus passende voorwaarden in de licentieovereenkomst opnemen en de naleving daarvan in een redelijke mate controleren.